상표법상 사용에 의한 식별력에 관한 연구

Abstract

디자인보호법상 디자인권의 대상인 코카콜라 컨투어병 디자인은 사용에 의한 식별력 취득에 따라 상표법상 상표권의 대상이 되었다. 즉 코카콜라 병은 1915년, 브리테니커 백과사전에 수록된 코코넛의 일러스트에서 힌트를 얻어 탄생되어 1923년 12월에 미국에서 디자인권으로 등록되게 된다. 그 후 코카콜라 병은 오랜 기간 동안 코카콜라를 상징하는 패키지로서 브랜드 자산 형성에 기여하게 된다. 이에 1960년 4월, 코카콜라 병은 다시 미국에서 입체상표로 등록받게 되었다. 이렇게 유사 상품의 홍수로 인하여 다른 상품과 차별화된 병 모양의 필요에 따라 탄생된 코카콜라 컨투어병(Contour bottle) 디자인은 현재 코카콜라를 상징하는 레드 컬러와 함께 강력한 브랜드 자산으로 평가받고 있다. 이와 같이 본래 디자인보호법상 디자인의 대상인 코카콜라 병을 상표로 등록하여 상표법상 보호하는 이유는 상표사용자의 업무상의 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호하기 위함에 있다. 그리고 이는 식별력에 근거하여 발생되는 것이기 때문에 표장으로 사용된 명칭이 “본질적으로 식별적인” 것이 아닌 경우, 상표의 지위를 얻기 위해서는 수요자의 마음속에서 당해 명칭이 표장으로서 식별력을 취득하였음을 입증하여야만 한다. 그런데 어떤 표장이 사용에 의하여 식별력을 취득하였는지 여부는 사실에 관한 문제이다. 특히 이와 같은 인식은 일반인이 가지는 인식이 아닌, 당해 상표와 관련된 상품을 소비하는 수요자가 가지는 인식을 말한다. 어떤 상품에 사용되는 표장이 식별력을 가지고 있는지 아니면 기술적 표장에 해당되는지 여부는 수요자들이 당해 표장을 어떻게 인식하는지에 좌우되기 때문이다. 따라서 상표등록출원 전에 상표를 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것은 그 상표를 사용한 상품을 지정상품으로 하여 상표등록을 받을 수 있다. 이에 우리 상표법 제6조 제2항에 의하면, 동조 제1항 3호 내지 6호에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전에 상표를 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것은 그 상표를 사용한 상품을 지정상품으로 하여 상표등록을 받을 수 있도록 규정되어 있다. 또한 영국․미국․독일 등의 상표법도 사용에 의하여 자타상품의 식별력이 발생한다는 것을 법률로 인정하고 있다. 이렇게 상표법상 사용에 의한 식별력 취득에 관하여는 각 국 상표법에서 공통적으로 관련 규정을 가지고 있다. 그러나 사용에 의한 식별력 취득의 증명 등과 관련하여 우리나라 상표심사기준은 간접증거만을 명시하고 있는 반면 해외 주요국의 경우 간접증거와 함께 상표에 대한 수요자 조사와 같은 직접증거를 인정하고 있다. 그런데 사용에 의한 식별력의 입증은 식별력이 존재한다는 사실의 입증을 통해 그에 따른 당해 상표의 무형적 가치, 즉 상표사용자의 업무상 신용 및 수요자의 이익이 존재함을 증명하는 것이다. 그리고 사용에 의한 식별력 입증에 있어서 직접증거는 수요자의 마음속에서의 연상 및 상표권에 화체된 가치의 입증이라는 측면에서 직접적인 입증방법에 해당된다. 따라서 우리 상표제도에 있어서도 직접 증거를 통하여 사용에 의한 식별력을 입증할 필요성은 여전히 존재한다. 우선 사용에 의한 식별력 입증 방법에 대한 법적 효력을 가질 수 있게 상표법에 법적 근거가 필요하다고 판단된다. 이를 통하여 상표 등록을 위한 식별력 취득의 주장과 그 주장을 뒷받침하기 위한 입증 방법이 유기적으로 연결될 수 있도록 하여야 한다. 즉 상표법 제6조 제2항에 사용에 의한 식별력 취득의 입증에 관한 사항을 언급하여, 상표법시행규칙 내지 상표심사기준에서의 사용에 의한 식별력의 입증방법과의 관계를 명확히 제시하여야 한다. 또한 상표법시행규칙 제36조 제4항 7호 및 상표심사기준 제14조 제3항에 6호를 신설하여 “상표에 대한 수요자의 인식도를 조사한 설문의 결과”를 추가하여야 한다. 또한 직접 증거, 특히 수요자 조사의 실시와 관련하여 실시 방법, 대상자 등 그 객관성 담보에 대한 고려가 필요한 바, 상표심사기준 제14조 하단에 “해석참고자료”를 신설하여 “수요자의 인식도 조사와 관련하여 효과적인 수요자 조사를 위해 전문 조사 책임자에 의하여 주의 깊게 수행될 수 있도록 하여야 한다. 이와 함께 사용에 의한 식별력 입증 방법으로서 사용 기간을 보다 구체화할 필요에 따라 상표법시행규칙 제36조 제4항 3호의 사용 기간을 ‘3년간의 사용기간’으로 구체적으로 규정하는 개정이 필요하다. 다만 ‘3년간의 사용에 관한 증거가 식별력을 입증하기에 충분치 않거나 당해 사용이 식별력을 주장한 때로부터 그 이전의 3년에 이르지 아니한 경우’ 수요자를 대상으로 한 상표의 인식도 조사를 통해 당해 표장이 상품이나 서비스와 관련된 표장으로 수요자 사이에 현저하게 인식되었다는 것을 입증할 수 있도록 함으로써 직․간접 증거간의 관계가 명확하게 정립되도록 하여야 한다.