직무발명의 이중양도에 관한 연구

Abstract

이 논문은 특허법, 발명진흥법, 형법, 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률, 그리고 민법 규정과 이론의 합리적인 해석적용을 통해 직무발명 사전승계 약정을 위반한 이중양도의 법률문제를 검토한 것이다. 그 방법론으로서 직무발명의 이중양도가 일어나는 상황에 관하여 다양한 법리적인 쟁점을 안고 있는 모델사례를 상정하고, 그 해결을 위하여 검토하여야 할 법률문제를 풀어가는 형식으로 논의를 진행하였다. 먼저 제2장에서 직무발명의 성립과 권리 귀속에 관한 일반론으로, 발명자 판단 기준, 직무발명의 요건과 그에 대한 권리 귀속의 원칙, 직무발명 이중양도에 관한 외국의 법제와 사례를 살펴보았다. 이를 통해, 모델사례에서 甲 회사의 이사 乙의 발명행위가 그의 현재 또는 과거의 직무에 속한 경우에 해당하면, 乙은 직무발명 사전승계 약정의 범위 내에서 유효한 종업원발명 회사 귀속 약정에 따라 대상 발명에 대한 그의 특허를 받을 수 있는 권리를 甲 회사에 승계하여야 함을 확인하였다. 그럼에도 乙이 대상 발명 완성 사실을 甲 회사에 통지하지 않은 채 그의 지분을 공동발명자인 회사 외부인 丙에게 양도하여 丙으로 하여금 단독으로 특허등록을 받도록 함으로써, 직무발명 이중양도 행위를 하였다고 평가하였다. 또한 직무발명 이중양도 상황에서 미국이나 일본과 같이, 발명의 완성을 정지조건으로 하여 직무발명에 대한 권리가 사용자에게 승계되도록 하는 취지의 약정의 효력을 인정하고, 이러한 약정에 따라 직무발명 완성 당시에 확정적으로 해당 권리가 사용자에게 승계됨을 인정한다면, 직무발명 이중양도 상황에서 발생할 수 있는 법리적 문제의 해결이 보다 분명해지고 제1양수인인 사용자의 구제도 간명해질 수 있음을 확인하였다. 이어서 구체적인 우리 법 해석의 문제로서, 직무발명 사전승계 약정에 반한 제2양도행위에 대하여 채무불이행 책임을 넘어서 형사상 책임이나 민사상 불법행위 책임까지 물을 수 있는 법리적 근거 및 책임 인정의 범위에 관하여 검토하였다. 제3장에서는 형사책임 인정범위에 관하여 살펴보았다. 발명진흥법 제12조, 제13조는 종업원의 직무발명 완성사실 통지 및 위 통지를 받은 날부터 4개월 이내에 이루어지는 사용자의 문서에 의한 직무발명 승계 의사 통지가 이루어지는 때에 권리승계가 일어나도록 규정하고 있다. 그러나 발명의 완성과 동시에 권리승계가 일어나도록 하는 취지의 사전승계 약정이 있는 한 발명진흥법이 정한 절차규정과 무관하게 권리승계가 일어난다고 볼 수 있고, 이렇듯 발명진흥법상 권리승계시점에 관한 규정을 임의규정으로 해석하는 입론이 배임죄 인정에 보다 용이한 이론구성임을 검토하였다. 또한 이러한 입장에 따를 경우에는 직무발명의 완성과 동시에 유기적으로 결합된 전체로서의 발명의 내용 그 자체가 사용자의 영업비밀로 될 수 있으므로, 이를 타인에게 양도하여 특허등록을 받도록 함으로써 공개시키는 행위가 영업비밀침해죄를 구성한다고 볼 수 있다. 다만 권리승계가 일어나는 시기에 관하여 발명진흥법 규정에 충실하게 해석하더라도, 사전승계 약정상의 사용자의 지위를 부동산 이중양도에서 문제되는 ‘매매계약 체결과 계약금 및 중도금의 지급이 이루어진 제1매수인의 지위’와 마찬가지로 평가할 수 있다고 보는 견해에 따르면 충분히 배임죄 성립의 이론구성은 가능함을 검토하였다. 한편 법리적으로는 발명의 완성과 동시에 권리승계가 일어나도록 하는 취지의 사전승계 약정의 유효성을 인정하더라도, 구체적인 사전승계 약정의 내용이 어느 정도이어야 여기에 해당한다고 해석할 것인가라는 현실적인 어려움이 있음도 살펴보았다. 제4장에서는 민법상의 공동불법행위 성립과 손해배상액 산정에 관한 문제를 검토하였다. 이와 관련하여 乙, 丙은 형법상 배임죄의 책임을 질 수 있다는 점과 같은 논리로 민법상 불법행위의 책임을 함께 부담하게 될 수 있음을 살펴보았다. 또한 직무발명에 대한 권리의 승계시점에 관한 이론구성과는 무관하게 ‘종업원 등이 사용자가 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 할 의무를 위반하여 부정한 이익을 얻거나 사용자에게 손해를 가할 목적으로 직무발명의 내용을 공개하는 행위’ 및 ‘이에 가담한 행위’로 위법행위를 파악하는 방법론도 검토하였다. 아울러 甲 회사와 고용계약 등 법률관계가 없는 공동발명자 丙의 공모관계를 인정할 수 있는 규범적 근거에 대하여도 검토하였다. 그리고 乙, 丙의 공동발명에 대하여 甲 회사가 권리 침해를 주장할 수 있는 부분은 乙의 지분에 한정되므로, 乙의 지분을 산정하여 그에 상응하는 손해배상액만의 지급이 이루어져야한다. 그런데 특허를 받을 수 있는 권리 및 특허권의 공유 역시 기본적으로는 민법상 공유로서의 성격을 가지므로 민법 제262조 제2항의 취지에 따라 ‘약정 우선, 약정 없을 시 균등 추정’으로 乙의 지분을 산정할 수 있다는 결론을 도출하였다. 나아가 위와 같은 형사책임, 민사상 손해배상책임에 의한 사용자의 구제방안 외에 보다 실질적인 구제책으로 사용자인 甲 회사가 직무발명자인 乙의 지분에 관하여 특허권이전등록을 받을 수 있는지를 검토하였다. 이와 관련하여 제5장에서는, 우선 대상 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 중 乙의 지분을 丙에게 양도한 행위는 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효라고 평가할 수 있고, 그 결과 丙 명의로 특허출원․등록이 이루어진 것은 특허법상 특허 무효사유인 모인출원에 해당하게 됨을 살펴보았다. 그리고 직무발명 사전승계 약정에 의한 권리승계가 일어나는 시기는 발명진흥법 제12조, 제13조 규정에서 정하는 ‘종업원의 직무발명 완성사실 통지 및 위 통지를 받은 날부터 4개월 이내에 이루어지는 사용자의 문서에 의한 직무발명 승계 의사 통지가 이루어지는 때’라고 보는 이상, 모델사례에서 대상 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 중 乙의 지분에 대한 정당한 권리자는 乙로 보아야 한다는 점을 확인하였다. 나아가 정당한 권리자인 乙은 丙에 대하여 지분 이전청구권을 갖는다고 할 것이므로, 甲 회사로서는 乙에 대하여 채권자대위권 행사로 위 지분 이전청구권을 대위 행사하여 乙 앞으로 이전등록을 경료하고, 다시 乙로부터 甲 회사에게로 이전등록을 경료하는 방법으로 대상 발명에 대한 특허권 중 乙의 지분을 취득할 수 있다는 이론구성이 가능함을 검토하였다. 그리고 제6장에서는 제5장에서 살펴본 이전등록 이론구성의 전제가 되는 ‘무권리자의 특허권 등록에 대한 정당한 권리자의 이전청구 인정 여부’에 관한 논의와 재판례 및 외국의 법제 등에 관한 고찰을 통해 ‘정당한 권리자의 이전청구’를 폭넓게 인정하는 방향으로의 해석론 전개가 바람직함을 검토하였다. 이와 관련하여 특허권 이전청구 제도를 도입하고자 하는 최근 특허법 개정안의 내용도 살펴보았다.