상표의 식별력에 있어서 새로운 관념의 의미와 그 판단방법에 관한 연구

Abstract

상표란 ‘상품에 관한 식별표지’이므로 그 보호의 요건으로서 자기의 상품과 타인의 상품을 식별할 수 있는 힘으로서의 ‘식별력’이 요구된다. 상표의 식별력은 제33조 제1항 각 호 소정의 ‘본질적 식별력’과 제33조 제2항 소정의 ‘사용에 의한 식별력’으로 나누어 볼 수 있는데, 본질적 식별력을 인정할 수 있는 경우로는 크게 ⅰ) 지정상품과의 관계에서 ‘표장 그 자체로 식별력을 인정’할 수 있는 경우와 ⅱ) 표장 그 자체로는 본질적 식별력이 없는 경우라도 표장간의 결합, 기타 사정으로 인하여 ‘새로운 관념이나 새로운 식별력을 형성’ 하는 경우이다. 대법원 판례 또한 “결합으로 본래의 현저한 지리적 명칭 등을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 상표로 등록할 수 있다.”고 판시하여 본질적 식별력의 인정태양 중 하나로써 위 ⅱ)와 같은 법리를 인정하고 있는데, 문제는 새로운 관념이 형성되었는지 여부를 판단하기 위한 구체적 판단기준과 판단방법이 아직 정밀하게 정립되지 않아 구체적 사안에 있어 위 법리를 적용하기에 어려움이 많다. 따라서, 본 고에서는 제33조 제1항 소정의 본질적 식별력을 인정하기 위한 법리로서 ‘새로운 관념 내지 새로운 식별력 형성에 대한 판단방법’을 구체적으로 도출하여 제시하고, 특히 그 판단방법 중 하나로 학설상 다툼이 큰 ‘사용에 의한 수요자의 개별적·구체적 인식’을 새로운 관념의 형성여부에 대한 판단시 고려할 수 있는지를 면밀히 고찰하였다. 제2장에서는 먼저 논의의 전제로서 상표법상의 ‘식별력’의 개념과 그 본질에 대하여 살펴본 후 우리 상표법상의 식별력의 본질은 ‘자타상품식별력’을 기본으로 하되 ‘독점적응성’을 보충적으로 적용하는 것이 타당하다고 보았고, 다만 식별력이 부정되는 구체적 사안에 있어서는 양자 중 무엇이 부정되는 것인지에 대한 검토가 필요하다고 보았다. 또한, 식별력을 제33조 제1항 소정의 ‘본질적 식별력’과 제33조 제2항 소정의 ‘사용에 의한 식별력’으로 나누어 살펴보고 양자의 법적효과 면에서의 차이점을 알아보았다. 제3장에서는 식별력의 본질에 대한 외국법의 내용 및 외국에서의 논의와 자타상품식별력과 독점적응성을 구별하여 접근하는 ‘이원적 접근론’에 대하여 살펴보았다. 나아가 이러한 이원적 접근론에 입각하여 우리 상표법 제33조 제1항 각 호를 검토하고, 자타상품식별력은 없으나 독점적응성은 있다고 볼 수 있는 대표적 유형을 살펴보았다. 이는 ‘새로운 관념’ 내지 ‘새로운 식별력’의 형성에 의한 본질적 식별력을 인정하기 위하여는 무엇보다 ‘독점적응성’이 확보되어야 함이 일반적이기에 그 전제사실로서의 중요한 검토사항이다. 제4장에서는 본질적 식별력의 인정과 그 판단방법에 대하여 특히 ‘새로운 관념이나 새로운 식별력이 형성되는 경우’를 중심으로 살펴보았다. 먼저 새로운 관념이나 새로운 식별력의 의미가 무엇인지를 판례에 비추어 살펴보고 나아가 새로운 관념이 형성되었는지 여부에 대한 구체적 판단방법을 1차적으로 제시하였는데, 이는 독점적응성 유무에 중점을 두어 판단하여야 하고, 결합으로 인한 식별력 상승의 효과를 고려할 필요가 있으며, 그 기준은 통상적인 일반수요자의 평균적 인식이 되어야 함을 알아보았다. 제5장에서는 새로운 관념이 형성되었는지 여부를 판단할 때 해당 표장의 사용에 의하여 형성된 수요자의 개별적·구체적 인식을 고려할 수 있는지를 대법원 2018.6.21. 선고 2015후1454 전원합의체 판결을 중심으로 살펴보았고, 이에 대한 비판과 상표심사기준의 최근 규정 등을 검토하여 동 판결의 다수의견이 제시한 법리의 수용가능성과 해석방안을 살펴보았다. 제6장에서는 본질적 식별력을 인정하기 위한 새로운 관념 형성여부의 판단시 고려요소가 무엇인지를 제4장과 제5장에서의 검토사항을 기초로 종합적으로 제시하여 검토하고 과거 특허법원의 관련 사례에 대한 적용을 통하여 그 적용례를 살펴보았다. 제7장에서는 제2장 내지 제6장에서 논의한 내용을 전체적으로 요약, 정리하고 본고의 논의를 마무리하였다.